Nawet, jeżeli nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawy, umowa licencyjna znajduje zastosowanie w niemal każdej działalności gospodarczej. Dotyczy to nie tylko platform subskrypcyjnych, spółek technologicznych, e-commerce, twórców oprogramowania, gier komputerowych czy podmiotów z sektora kultury i rozrywki. One w oczywisty sposób mierzą się z zarządzaniem własnością intelektualną w swojej działalności.
Utworem jest każdy przejaw twórczej działalności człowieka, a sądy uznają, że nawet minimalny próg twórczości wystarcza, aby uznać coś za utwór i chronić go prawem autorskim. Przykładowo w jednym z orzeczeń sąd potraktował jako utwór instrukcje BHP, a w innym kreatywną koncepcję połączenia produktów ubezpieczeniowych. Jeżeli więc zamawiasz ekspertyzę, tworzysz kampanię marketingową, biznesplan lub kreację do social mediów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że umowa licencyjna może Ci się przydać.
Licencjonowanie nie dotyczy tylko do utworów. Przedmiotem licencji są również prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe czy wzory przemysłowe), bazy danych czy know-how. Nie chcę sprawić, aby to opracowanie rozrosło się do objętości „W poszukiwaniu straconego czasu”, więc skupię się wyłącznie na licencjach dotyczących utworów.
Oto kwestie, które warto wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o umowę licencyjną opartą na prawie polskim.
Jak określić przedmiot umowy licencyjnej?
Jedną z podstawowych kwestii, którą powinna zawierać umowa licencyjna jest określenie, czego ona dotyczy. Wbrew pozorom nie jest to zawsze takie oczywiste. Problemy mogą pojawiać się zwłaszcza, jeżeli:
- planujemy licencjonować utwory, które powstaną w przyszłości (np. wyniki projektów R&D),
- wyniki te mogą się zmienić (np. oprogramowanie w projektach agile),
- zamierzamy licencjonować znaczną liczbę utworów (standard przy platformach abonamentowych).
Obowiązek określenia utworu nie musi oznaczać, że powinniśmy wyciągnąć szklaną kulę i przewidzieć, jak będzie wyglądać przyszły utwór. Nie musimy też wymieniać 17.000 książek, które zamierzamy licencjonować od wydawnictwa.
Wystarczy, że określimy go na tyle dokładnie, aby nie było wątpliwości, o jaki utwór lub o jaki zbiór utworów nam chodzi.
W niektórych sytuacjach możemy też dookreślić interesujące nas utwory przy procedurze ich przekazania. Mogą to być np. utwory znajdujące się w określonym pliku, wrzucone na serwer za pomocą określonego FTP lub pobrane na serwer przez API. Trzeba jednak pamiętać, że takie określenie utworów będzie niewystarczające, jeżeli chcemy uzyskać licencję wyłączną, ponieważ wymaga ona formy pisemnej dla swojej ważności (wrócę do tego wątku).
Na jakim terytorium obowiązuje umowa licencyjna?
Prawo autorskie ma swoją korzenie w XIX wieku[1] i jest nie zawsze dostosowane do zmieniających się technologii, a zwłaszcza specyfiki świata cyfrowego.
Ponieważ zasadą Internetu jest, jak śpiewał pewien artysta „Keine Grenzen”, udzielenie licencji bez rozszerzenia tego terytorium uniemożliwiałoby w praktyce eksploatację utworu w Internecie (przynajmniej literalnie rzecz ujmując). Lepiej jednak unikać potencjalnych problemów i doprecyzować tę kwestię w umowie.
Geblokowanie a umowy licencyjne
Określając zakres licencji, zwłaszcza w platformach subskrypcyjnych i streamingowych, warto pamiętać o ograniczeniach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. Dotyczy ono transgranicznego przenoszenia usług online na rynku wewnętrznym. Wiąże się ono częściowo z geoblokowaniem dostępu do usług.
Chociaż geoblokowanie jest w pewnych sytuacjach możliwe[2], dostawcy odpłatnych usług online muszą pozwolić swojemu abonentowi na dostęp do usługi w taki sam sposób i w takim zakresie jak w kraju, nawet jeśli znajduje się w innym państwie UE.
Oznacza to, że platforma streamingowa udostępniająca filmy czy muzykę nie będzie mogła zabronić swojemu użytkownikowi tymczasowego korzystania z platformy, jeżeli ten przebywa np. na wakacjach. Zastrzeżenie odmiennego rozwiązania w umowie będzie nie tylko nieważne, ale mogłoby powodować ryzyko regulacyjne (naruszenie praw konsumenta).
Czas trwania licencji i rozwiązanie umowy licencyjnej
Jeżeli w umowie nie zastrzegliśmy inaczej, licencja daje prawo do korzystania z utworu przez pięć lat. Ponieważ pięć lat to czas określony, taka licencja nie może być wypowiedziana, chyba, że w umowie zostało wskazane coś innego.
Oznacza to, że udzielając licencji kontrahentowi na zasadach ogólnych, narażasz się na to, że niezależnie od tego, jak potoczą się wasze relacje, będzie on mógł z niej korzystać przez pięć lat. A ty nie będziesz mógł jej wypowiedzieć.
Warto też pamiętać o stosunkowo długim okresie wypowiedzenia licencji zawartej na czas nieokreślony. Jeżeli nie wskażemy innego terminu w umowie, licencja taka będzie wypowiadana „na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego” (art. 68 ust. 1 pr. aut.).
Oznacza to, że jeżeli wypowiemy kontrahentowi licencję na czas nieokreślony 3 stycznia 2026 r., będzie on mógł z niej korzystać jeszcze do 31 grudnia 2027 r. Dobrze więc myśleć nie tylko o czasie trwania licencji, ale również terminach wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy licencyjnej (exit strategy)
Niezależnie od tego, czy udzielasz licencji, czy ją nabywasz warto zastanowić się nad exit strategy. Dotyczy to zwłaszcza złożonych projektów.
Jednym z dużych błędów w umowach licencyjnych jest automatyzm ich wypowiedzenia. Taki zapis zwykle sprowadza się do tego, że: „jeżeli licencjobiorca naruszy warunki licencji, licencja wygasa”.
Oczywiście w niektórych sytuacjach może on być korzystny. Jest to jednak bardzo nieelastyczne rozwiązanie i często nie jest racjonalne biznesowo.
W wielu wypadkach drobne naruszenie ze strony kontrahenta (lub przejściowe zaleganie w płatnościach) nie jest jeszcze powodem, aby całkowicie przekreślać z nim relację i pozbawiać go prawa do korzystania z utworu. Tym bardziej, jeżeli otrzymujesz stałe wynagrodzenie za jego eksploatację.
Znacznie lepszym zapisem jest danie sobie prawa do wypowiedzenia. Często może być ono uzależnione od poprzedniego wezwania do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków (grace period). Taki zapis warto jednak zmodyfikować tak, aby umożliwiał ci natychmiastowe wypowiedzenie umowy w najbardziej newralgicznych sytuacjach.
Czy umowa licencyjna musi być zawarta na piśmie?
Standardowa odpowiedź prawnika („to zależy”) idealnie tutaj pasuje. W tym przypadku będzie ona jednak na szczęście dużo bardziej konkretna. To zależy od tego, czy chcemy mieć licencję wyłączną czy niewyłączną.
W przypadku licencji wyłącznej (a więc takiej, w której licencjobiorca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu) prawo autorskie jest brutalnie jasne. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 67 ust. 5 pr. aut.). Forma pisemna to albo podpis odręczny (nie wystarczy skan ani faksymile), albo podpis kwalifikowany (nie wystarczy EPUAP).
Nie oznacza to, że umowa zawarta w innej formie za każdym razem będzie nieważna. W wielu przypadkach może być ona uznana za licencję niewyłączną. To rodzaj licencji, gdzie wielu licencjobiorców korzysta z tego samego utworu.
Umowa licencji niewyłącznej
Ponieważ prawo autorskie nie przewiduje szczególnej formy dla licencji niewyłącznej, taka umowa może być zawarta w każdy sposób.
Teoretycznie rzecz ujmując, nie ma problemu, aby umowa licencji niewyłączonej była zawarta ustnie, przez wymianę e-maili lub również w sposób dorozumiany. To ostatnie potwierdziło wprost kilka wyroków sądu[3]. Oznacza to, że czasem sam fakt akceptowania korzystania z utworów przez kontrahenta w określony sposób może być dowodem na to, że została udzielona licencja.
Mimo wszystko, zwłaszcza przy ważniejszych transakcjach, warto jest mieć spisane (albo zaakceptowane e-mailowo) przynajmniej podstawowe założenia i warunki licencji oraz rozliczeń. A także w miarę precyzyjne określenie, czego licencja dotyczy.
Znacznie zmniejsza to ryzyko zakwestionowania Twoich działań przez kontrahenta, jeżeli okazałoby się, że współpraca z jakiegoś powodu nie ułożyła się tak jak zakładaliście. Usprawnia to też późniejszą współpracę i pozwala eliminować nieporozumienia. Z wieloletniej praktyki prowadzenia nieprawniczej działalności gospodarczej wiem, że po jakimś czasie każdy pamięta szczegółowe ustalenia nieco inaczej (i, co ciekawe, zazwyczaj bardziej korzystnie dla siebie).
Jak określić sposoby korzystania z licencjonowanego utworu?
Precyzyjne określenie sposobu korzystania z licencjonowanego utworu jest jedną z najważniejszych kwestii.
Z biznesowego punktu widzenia ważne jest zwłaszcza to, żebyśmy (jako licencjobiorca) otrzymali tyle praw, ile jest nam potrzebne do realizacji naszego celu biznesowego, a jako licencjodawca nie przekazali komuś więcej praw niż byśmy chcieli lub mogli.
Pochylenie się nad tymi kwestiami i jasne oraz przemyślane spisanie ich w umowie ma też taką zaletę, że pozwala uniknąć nieporozumień co do współpracy. Potrafi też pomóc w ustrukturyzowaniu całej transakcji. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli w parze z określoną eksploatacją utworu idzie określone wynagrodzenie.
Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma pojęcie pól eksploatacji. Przekładając z prawniczego na ludzki, można w uproszczeniu zdefiniować pola eksploatacji jako sposoby korzystania z utworu.
Jak określić sposoby korzystania z licencjonowanego utworu?
Precyzyjne określenie sposobu korzystania z licencjonowanego utworu jest jedną z najważniejszych kwestii.[4]
Z biznesowego punktu widzenia ważne jest, abyśmy jako licencjobiorca otrzymali tyle praw, ile potrzebujemy do realizacji naszego celu biznesowego. Jako licencjodawca warto zadbać, aby nie przekazać komuś więcej praw, niż chcielibyśmy lub mogliśmy.
Pochylenie się nad tymi kwestiami i jasne oraz przemyślane spisanie ich w umowie ma też taką zaletę, że pozwala uniknąć nieporozumień co do współpracy. Potrafi też pomóc w ustrukturyzowaniu całej transakcji. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli w parze z określoną eksploatacją utworu idzie określone wynagrodzenie.
Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma pojęcie pól eksploatacji. Przekładając z prawniczego na ludzki, można w uproszczeniu zdefiniować pola eksploatacji jako sposoby korzystania z utworu.
Pola eksploatacji w świecie cyfrowym
Polskie prawo autorskie wymienia przykładowe pola eksploatacji w art. 50. Dla osoby niezaznajomionej z prawniczym żargonem brzmią one tajemniczo i nieintuicyjnie.
W przypadku korzystania z utworów w świecie cyfrowym szczególne znaczenie będą mieć dwa pola eksploatacji.
Jedno z nich to zwielokrotnianie, ponieważ w świecie cyfrowym przytłaczająca większość operacji z plikami pociąga za sobą ich stałe lub czasowe powielenie (czyli właśnie zwielokrotnianie). Warto tutaj pamiętać, że opisanie naszego prawa jako „prawo do zwielokrotniania utworu” będzie niewystraczające.
Aby poprawnie opisać zakres naszego prawa, powinniśmy jeszcze wskazać, w jaki sposób będzie następować zwielokrotnianie. W przypadku eksploatacji w Internecie będzie to z reguły „zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową”. Ta subtelna różnica może jednak rzeczywiście spowodować, że twoja licencja wyłączna będzie nieważna.
Drugie z nich to „publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym”. Ta długa i skomplikowana nazwa sprowadza się (w uproszczeniu) do eksploatacji utworów w Internecie.
Pola eksploatacji dla utworów materialnych
W przypadku korzystania z utworów materialnych (a więc utrwalonych na czymś fizycznym) bardzo ważnymi polami eksploatacji są zwielokrotnienie i wytworzenie utworu oraz pola eksploatacji odnoszące się do obrotu oryginałem lub egzemplarzem utworu.
Są to:
- wprowadzanie do obrotu – a więc w uproszczeniu „przeniesienie własności” utworu (a ściślej jego oryginału lub egzemplarza),
- użyczenie – a więc niekomercyjne przekazanie komuś utworu na jakiś czas,
- najem – czyli komercyjne przekazanie utworu na jakiś czas.
Każdy ze sposobów korzystania z utworu można (a niekiedy wręcz należy) doprecyzowywać i dostosowywać do konkretnych potrzeb biznesowych.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dać prawo do wyprodukowania określonej liczby kopii utworu. Korzystanie w Internecie można ograniczyć do określonych miejsc lub modeli rozpowszechniania, np. wyłącznie subskrypcja. Możliwe jest też zakazanie wykorzystywania utworu komercyjnie.
O czym jeszcze pamiętać przy umowach licencyjnych?
W praktyce bardzo często zdarza się, że licencja jest tylko jednym z elementów dużo bardziej złożonej transakcji. Dotyczy to na przykład umów dystrybucyjnych, kooperacyjnych, o software development, a nawet o dzieło.
Umowa licencyjna a podatki
Właściwe ustrukturyzowanie takiej transakcji często ma spore znaczenie nie tylko prawne, ale i podatkowe. To czy dana transakcja jest udzieleniem licencji czy sprzedażą (dostawą) towaru lub usługi może determinować stawkę VAT lub wpływać na istnienie podatku u źródła (WHT) przy transakcjach transgranicznych.
Licencje dla podwykonawców
Zawierając umowę licencyjną, należy też zastanowić się, czy i w jakim zakresie chcemy udzielić dalszej licencji. Dotyczy to podwykonawców, dystrybutorów oraz innych uczestników procesu rozwoju lub komercjalizacji oferty.
Zgodnie z art.67 ust. 3 pr. aut. „jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji”. Oznacza to, że jeżeli nie określimy inaczej w samej umowie licencyjnej, nie będziemy mogli udzielić dalszej licencji podwykonawcom.
Wynagrodzenie twórców w umowach licencyjnych
Bardzo ważną kwestią jest również szczegółowe określenie zasad wynagrodzenia. Z doświadczenia wiem, że to właśnie spory o rozliczenia (a nie naruszenie praw autorskich) często potrafią budzić największe emocje.
Udzielenie licencji nie musi nastąpić odpłatnie. Jeżeli jednak z umowy nie wynika, że udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (art. 43 ust. 1 pr. aut.). Poprawne określenie wynagrodzenia ma również niemałe znaczenie w kontekście nowelizacji prawa autorskiego z 2024 r. To również położyło większy akcent na prawo do godziwego wynagrodzenia twórcy i artysty wykonawcy. Może też wywoływać poważne konsekwencje podatkowe.
Różne typy licencji i praktyczne problemy
Każdy typ licencji rządzi się swoją własną specyfiką i może wymagać indywidualnego podejścia.
- Licencja wyłączna wymaga szczególnej staranności w opisywaniu jej zakresu, ponieważ uniemożliwia eksploatację utworu przez inne osoby. Jest to szalenie istotne przy projektach IT, jeżeli zamierzasz udzielić licencji na kod źródłowy, który chciałbyś wykorzystać również do innych projektów.
- Przy licencjach OEM (white labelling) ważne jest ustalenie zobowiązań do nieujawniania autorstwa przez Original Equipment Manufacturer, a także zasad gwarancji i wsparcia technicznego wobec brand ownera.
- Przy licencjach stanowiskowych, pływających (floating licences) lub sieciowych istotną kwestią będą zasady udzielania dostępu dla użytkownika końcowego.
- Przy licencjach typu freemium najważniejsze będzie precyzyjne określenie, w którym momencie użytkownik przechodzi na pakiet płatny. Szalenie ważne są ustalenia odnoszące się do zapewnienia aktualizacji oraz ewentualnego wsparcia technicznego.
Jeszcze odmiennym typem (znacznie różniącym się od klasycznych licencji) są licencje open source i creative commons. Mogą one nieść za sobą specyficzne ryzyka prawne, z których wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do konieczności ujawnienia całego kodu źródłowego oprogramowania, jeśli wykorzystano bibliotekę na niewłaściwej licencji open source.
Umowa licencyjna – podsumowanie
Jeżeli potrzebujesz skonstruować zabezpieczającą Twój biznes umowę licencyjną lub zweryfikować zapisy dostarczone przez drugą stronę, odezwij się do nas. Nasz zespół przeanalizuje jej treść zarówno pod kątem prawnym, jak i podatkowym.
[1] Wiktor Hugo i inni twórcy Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych najprawdopodobniej nie przewidywali wtedy, że za około 120 lat Internet będzie powszechnym miejscem komercjalizacji utworów.
[2] M.in. na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE.
[3] Między innymi wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015 r. I ACa 479/15 i wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2016 r. I ACa 859/15.
[4] Zgodnie z art. 41 ust. 2 pr. aut. „umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub licencja obejmują pola eksploatacji wyraźnie w nich wymienione”
